Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls löschungsreif, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Der BGH gibt in seinem neuesten Urteil zu den Voraussetzungen für den Verfall von Marken seine bisherige Rechtsprechung auf (BGH, Urteil vom 14. Januar 2021 – I ZR 40/20), wonach die Benutzung für den Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung nachgewiesen werden muss. Es ist vielmehr auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage, nämlich das Datum der Zustellung der Klage, abzustellen.
Die Beklagte ist Inhaberin der am 12. September 1978 angemeldeten und am 11. Januar 1982 eingetragenen deutschen Wortmarke „STELLA“ mit Schutz für die Waren „Weine, nämlich Schaumweine“. Die Klägerin hat mit einem am 2. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag die Löschung der Marke „STELLA“ wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung beantragt. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht hat angenommen, dass die Voraussetzung für eine Verfallserklärung der Marke „STELLA“ nicht vorliegen. Zur Begründung führte das Berufungsgericht aus, dass die Klägerin die Darlegungs- und Beweislast trage, während die Inhaberin der Marke lediglich sekundäre Darlegungslast treffe, welcher die Beklagte nicht nachgekommen ist. Ferner hat das Berufungsgericht angenommen, dass der für die Beurteilung des maßgeblichen Zeitraums auch die Zeit zwischen Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung einzubeziehen ist. Die gegen das Berufungsurteil gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg.
Der BGH hob das angegriffene Urteil auf und kehrte seiner ständigen Rechtsprechung, insbesondere der Berechnung des maßgeblichen Zeitraums nach § 49 MarkenG sowie der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast den Rücken.
Aufgrund des einheitlichen Unionsrechts hält der BGH an seiner bisherigen Auslegung des § 49 MarkenG nicht mehr fest. Nach neuer Auffassung des BGH endet der relevante Zeitraum mit dem Zeitpunkt der Klageerhebung, nämlich mit der Zustellung. Sofern der Klage ein Antrag auf Verfall beim Deutschen Patent- und Markenamt vorausging, wird gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (nF) auf den Zeitpunkt des Antragseingangs beim DPMA abgestellt.
Des Weiteren führt der BGH in Anlehnung an die jüngste Rechtsprechung des EuGH aus (EuGH, GRUR 2020, 1301 – testarossa), dass den Markeninhaber nun nicht mehr eine sekundäre Beweislast für den Nachweis der Benutzung trifft, sondern die Hauptdarlegungs- und Beweislast, da der Markeninhaber selbst am ehesten fähig ist, die rechtserhaltende Benutzung seiner Marke nachzuweisen.
Fazit: Die Entscheidung insbesondere dahingehend Bedeutung, dass der Markeninhaber die rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Marke vollumfänglich nachweisen muss. Darüber hinaus ist der maßgebliche Benutzungszeitraum nun nicht mehr mit der Unsicherheit des Stattfindens der mündlichen Verhandlung verbunden, sondern die Berechnung ist nun genau festgelegt. Letztendlich folgt diese Rechtsprechungsänderung den unionsrechtlichen Vorgaben und ist somit sehr zu begrüßen.
Katharina von Seydlitz-Brandl